Лицензионный договор - это соглашение, в силу которого одна сторона (лицензиар) обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право на использование охраняемых объектов промышленной собственности, топологий интегральных микросхем, товарных знаков, ноу-хау, а лицензиат принимает на себя обязательство вносить лицензиару обусловленные соглашением платежи, а также осуществлять другие предусмотренные соглашением действия.

Договор прямо законом не регулируется. Вместе с тем на него распространяются соответствующие положения Гражданского кодекса, и в частности главы 9 "Сделки", подраздела 1 раздела III "Общие положения об обязательствах", а также подраздела 2 раздела III "Общие положения о договоре".

Лицензионный договор может содержать элементы различных договоров, например купли-продажи, аренды, коммерческой концессии и др. Однако он отличается от них.

Так, договоры купли-продажи и аренды базируются на праве собственности или ином вещном праве соответственно продавца или арендодателя, а в основе лицензионного договора лежит исключительное право патентообладателя, владельца товарного знака, автора топологии интегральной микросхемы. По договорам купли-продажи и аренды передаются вещи и "двойное" владение и пользование ими исключено. По лицензионному договору передается нематериальный объект - техническое решение, товарный знак, опыт, знания, специальные технические навыки и секреты производства. При этом право интеллектуальной собственности на предмет соглашения сохраняется за лицензиаром. Следует также подчеркнуть, что объекты исключительного права вообще не нуждаются в передаче, поскольку их описание публикуется и доступно каждому. Указанные объекты могут одновременно использоваться и самим продавцом (лицензиаром), и с разрешения последнего неопределенным числом третьих лиц (лицензиатов). Вследствие названных особенностей к договору о патентной лицензии неприменимы правила законодательства о купле-продаже, касающиеся обязанности продавца сохранять проданную вещь, передать ее по требованию покупателя, оговорить ее недостатки, а также об имущественном найме (например, правила о проверке исправности сдаваемого в наем имущества).

Что касается договора коммерческой концессии, то в соответствии с ним правообладатель передает пользователю комплекс исключительных прав, в числе которых в обязательном порядке должны присутствовать право на фирменное наименование и право на охраняемую коммерческую информацию правообладателя. Это отличает данный договор от традиционных лицензионных договоров, обычно предоставляющих право на использование отдельных объектов интеллектуальной собственности (изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и др.). Кроме того, прекращение исключительного права, пользование которым предоставлено по договору коммерческой концессии, не ведет к прекращению данного договора. В этом случае прекращает действие лишь положение, относящееся к прекратившемуся праву, а лицензионный договор в аналогичном случае прекращает действовать полностью (до окончания срока действия патента, досрочного прекращения действия патента из-за неуплаты пошлины, утраты конфиденциальности информации, составляющей ноу-хау, и т.д.).

В зависимости от предмета лицензии лицензионные договоры подразделяются на:

лицензионные договоры на изобретения;

лицензионные договоры на полезные модели;

лицензионные договоры на промышленные образцы;

лицензионные договоры на селекционные достижения;

лицензионные договоры на топологии интегральных микросхем;

лицензионные договоры на товарные знаки;

лицензионные договоры на ноу-хау.

В зависимости от вида лицензии лицензионные договоры подразделяются на:

лицензионные договоры на "чистые" лицензии;

лицензионные договоры на сопутствующие лицензии;

лицензионные договоры на возвратные лицензии;

лицензионные договоры на перекрестные лицензии;

лицензионные договоры на принудительные лицензии;

лицензионные договоры на открытые лицензии;

лицензионные договоры на обязательные лицензии;

лицензионные договоры на сублицензии.

Лицензия считается "чистой", если права на использование объектов промышленной собственности, селекционного достижения, топологии интегральной микросхемы или ноу-хау предоставляются в рамках самостоятельного лицензионного договора, а не в составе других торговых сделок.

Сопутствующие лицензии предусматривают передачу прав на использование объектов промышленной собственности, селекционного достижения, топологии интегральной микросхемы или ноу-хау в лицензионной форме в составе других коммерческих сделок.

Возвратная лицензия предоставляет лицензиару право на использование объекта техники или технологии, разработанных лицензиатом на основе знаний, первоначально полученных им по основному лицензионному договору. Обязательства в отношении возвратных лицензий обычно вытекают из статьи "Технические усовершенствования и новые патенты", включаемой в типовые лицензионные договоры.

Перекрестная лицензия (кросс-лицензия) означает взаимное предоставление патентных прав различными патентообладателями в тех случаях, когда они не могут осуществлять производственную или коммерческую деятельность, не нарушая патентных прав друг друга.

Принудительная лицензия - это разрешение, выдаваемое компетентным государственным органом заинтересованному лицу на использование запатентованного изобретения, полезной модели, промышленного образца или селекционного достижения в случае длительного неиспользования или недостаточного использования патентообладателем своей разработки, а также отказа в продаже лицензий.

Этими же органами определяются условия использования патента и размер лицензионного вознаграждения, которое должно быть не ниже рыночной цены лицензии (Патентный закон РФ раздел IV, п. 3 ст. 10).

Открытая лицензия означает предоставление права на использование объекта промышленной собственности или селекционного достижения на основании официального заявления патентообладателя соответственно в патентное ведомство или Госкомиссию по испытанию и охране селекционных достижений о готовности продать лицензию любому заинтересованному лицу. Патентообладатель не может отозвать свое заявление о предоставлении права на открытую лицензию. Заявивший в патентное ведомство или Госкомиссию о предоставлении открытой лицензии патентообладатель уплачивает пошлину за поддержание патента в силе в размере 50% ее годовой стоимости (Патентный закон РФ раздел IV, п. 3 ст. 13; Закон РФ "О селекционных достижениях"*(60) ст. 19).

Обязательная лицензия - это разрешение на использование объекта промышленной собственности, выдаваемое без согласия патентообладателя по решению Правительства РФ в интересах обороны и национальной безопасности страны (Патентный закон РФ раздел IV, п. 4 ст. 13).

Сублицензия - это право, предоставляемое лицензиатом на использование объекта промышленной собственности или селекционного достижения третьим лицам при согласии лицензиара и на условиях, которые должны быть оговорены в основном лицензионном договоре между лицензиаром и лицензиатом.

В зависимости от объема передаваемых прав лицензионные договоры подразделяются на:

лицензионные договоры на передачу неисключительной (простой) лицензии;

лицензионные договоры на передачу исключительной лицензии;

лицензионные договоры на передачу полной лицензии;

лицензионные договоры на продажу патента. Неисключительная (простая) лицензия дает лицензиату право на согласованных условиях, территории и в течение установленного срока использовать определенный предмет лицензии при одновременном сохранении за лицензиаром на этой же территории права использовать этот же предмет лицензии, а также предоставлять на него лицензии другим лицам.

Исключительная лицензия дает лицензиату право на согласованных условиях, территории и в течение установленного срока использовать предмет лицензии на монопольных началах. При этом на данной территории и в течение этого срока лицензиар не вправе использовать предмет лицензии, а также предоставлять лицензии другим лицам.

Полная лицензия предоставляется лишь на объекты промышленной собственности и селекционные достижения и дает лицензиату все права на использование патента без ограничения территории и на весь срок его действия. Этим она отличается от исключительной лицензии, которая может предоставляться также на ноу-хау и содержать ограничения в отношении срока, территории и области применения предоставленных прав. В отличие от продажи патента, которая означает смену патентообладателя с переходом к нему всех прав, вытекающих из патента, при продаже полной лицензии патентообладатель остается прежним.

В зависимости от способа охраны объектов интеллектуальной собственности лицензионные договоры делятся на:

патентные лицензионные договоры;

беспатентные лицензионные договоры.

К патентным относятся договоры, предусматривающие передачу прав на использование защищенных патентами и свидетельствами изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, товарных знаков. В рамках беспатентных лицензионных договоров осуществляется передача прав на ноу-хау, включая неохраняемые технические решения, секреты производства, технические, коммерческие и производственно-экономические знания и опыт.

В зависимости от статуса и отношений субъектов лицензионных сделок различают:

лицензионные договоры, заключаемые между юридически и финансово независимыми между собой фирмами (межфирменные лицензионные договоры);

лицензионные договоры, заключаемые в рамках объединений родственных компаний (внутрифирменные лицензионные договоры).

Лицензионный договор - консенсуальный, взаимный, возмездный.

Сторонами лицензионного договора являются: лицензиар, лицензиат.

Лицензиар - это лицо, передающее принадлежащее ему право на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, селекционное достижение, топологию интегральной микросхемы, ноу-хау. В качестве лицензиара может выступать:

патентообладатель;

владелец товарного знака;

автор топологии интегральной микросхемы;

владелец ноу-хау.

Лицензиат - это лицо, приобретающее у другой стороны договора (лицензиара) право на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца, селекционного достижения, топологии интегральной микросхемы, товарного знака или ноу-хау в объеме, предусмотренном договором, и принимающее на себя обязанность вносить лицензиару обусловленные договором платежи и осуществлять другие действия, предусмотренные договором.

В некоторых лицензионных договорах в качестве лицензиара может выступать не собственник результатов интеллектуальной деятельности, а лицо, имеющее в надлежащем виде оформленное право на распоряжение этими результатами. Таковым, например, является посредник (агент, брокер, поверенный, комиссионер). В этом случае в договоре, как правило, в преамбуле, указывается, что соответствующие патенты, свидетельства или ноу-хау принадлежат патентообладателю (автору, владельцу). Дается его полное наименование и местонахождение, а также отмечается, что патентообладателем (автором, владельцем) предоставлено лицензиару право на ведение от своего имени переговоров о продаже лицензий и заключение соответствующих договоров.

Нередко патентообладателями (обладателями свидетельств) выступают несколько авторов, являющихся физическими лицами. Поскольку в качестве лицензиара должно выступать только одно лицо, то в договоре (преамбуле) следует перечислить всех патентообладателей (обладателей свидетельств) и указать, что они предоставили одному из них право на ведение переговоров и заключение лицензионного договора от имени всех патентообладателей (обладателей свидетельств). В преамбуле указываются его фамилия, имя, отчество и паспортные данные.

Существенные условия лицензионного договора: предмет договора; территория, на которой действует договор; срок действия договора; размер и порядок выплаты вознаграждения; другие условия, предусмотренные законом.*(61)

Предметом лицензионного договора являются права на передаваемые:

изобретения;

промышленные образцы;

полезные модели;

топологии интегральных микросхем;

селекционные достижения;

товарные знаки, знаки обслуживания;

ноу-хау.

В договоре должны быть четко указаны предмет лицензии, объем прав и условия их передачи, виды и объемы технической и иной помощи, необходимой для использования объектов интеллектуальной собственности.

Так, следует сформулировать положение о том, какого вида лицензия является предметом договора (неисключительная, исключительная или полная) и на что распространяются указанные права - на весь цикл производства, на использование и продажу предметов лицензии или лишь на отдельные операции. Следует также детально сформулировать, какого вида лицензия предоставляется на территории исключительного права, неисключительного права и в зоне экспорта, что и в каком объеме разрешается делать на этих территориях лицензиату, какие права или ограничения обязательны для лицензиара. Необходимо указать, какую техническую документацию лицензиар передает лицензиату, какую конкретно оказывает техническую помощь и какие образцы продукции, комплектующих деталей, материалов и специального оборудования поставляет. Оговаривается и возможность продажи лицензиатом сублицензий третьим лицам, а также необходимость предварительного согласования с лицензиаром их условий.

Территория, на которой действует договор, - это перечень стран (регионов), на территории которых лицензиату предоставляется право на использование патентов, свидетельств или ноу-хау. В зависимости от объема предоставляемых по договору прав различают:

территорию исключительного права - перечень стран (регионов), где лицензиату предоставлены монопольные права на использование предмета лицензии;

территорию неисключительного права - перечень стран (регионов), где за лицензиаром сохраняются права на использование предмета лицензии и передачу их третьим лицам;

зону экспорта - перечень стран (регионов), на территории которых лицензиат вправе экспортировать продукцию по лицензии.

Срок действия договора зависит от усмотрения сторон. При этом необходимо учитывать сроки действия патентов и свидетельств. Одновременно со сроком действия договора могут быть определены условия его вступления в силу, порядок продления или досрочного расторжения. В данном случае должны быть учтены законодательные акты, регулирующие этот порядок в странах лицензиара и лицензиата. В Российской Федерации вступление в силу внутренних лицензионных договоров определяется датой их регистрации в Роспатенте. В тех случаях, когда вступление договора в силу связано с необходимостью его одобрения компетентным государственным или иным органом, датой вступления договора в силу считается дата поступления письменного извещения о таком одобрении.

Размер и порядок выплаты вознаграждения устанавливаются сторонами договора. Согласованное сторонами вознаграждение является компенсацией за предоставление прав на использование патентов, свидетельств и ноу-хау, передачу технической документации, знаний и опыта, оказание технической помощи и других зафиксированных в тексте лицензионного договора услуг, оказываемых лицензиаром, а также за поставки оборудования, образцов, комплектующих и сырья, если последние имеют место.

Размер лицензионного вознаграждения должен не только компенсировать расходы лицензиара по предоставлению лицензии, но и обеспечить получение им оптимальной прибыли. Обычно используются три альтернативных варианта платежей:

а) на базе процентных отчислений от стоимости реализованной лицензиатом продукции по лицензии (роялти);

б) паушальный, т.е. единовременные или поэтапные платежи;

в) комбинированный вариант, при котором определенная сумма выплачивается лицензиатом в виде единовременного платежа, а оставшаяся часть - как роялти.

Техническая помощь, поставки оборудования, образцов, комплектующих изделий и т.п. могут оплачиваться отдельно.

Поскольку цель лицензионного договора - обеспечить возможность практического использования конкретного технического решения, передаваемой технологии и других объектов интеллектуальной собственности, постольку важно, чтобы была соблюдена их патентная чистота, заключающаяся в том, что предмет договора может быть свободно использован без опасности нарушения действующих в стране патентов, принадлежащих третьим лицам.

В договоре могут определяться:

виды и объем технической помощи, связанной с освоением производства продукции по лицензии на предприятиях лицензиата;

помощь лицензиара в обучении персонала лицензиата методам и приемам работы, относящимся к производству продукции по лицензии;

командирование специалистов лицензиата на производственные участки, в лаборатории и на испытательные участки лицензиара для овладения соответствующим опытом работы.

Форма договора - простая письменная. Подлежат государственной регистрации:

лицензионные договоры о передаче права на патентные изобретения;

лицензионные договоры о передаче права на полезные модели;

лицензионные договоры о передаче права на промышленные образцы;

лицензионные договоры о передаче исключительного права на топологию интегральной микросхемы;

лицензионные договоры о передаче права на использование охраняемой топологии интегральной микросхемы (по соглашению сторон);

лицензионные договоры о передаче права на товарные знаки.*(62)

Все изменения, вносимые в указанные лицензионные договоры подлежат государственной регистрации.

1. Предоставить лицензиату на срок действия договора лицензию на использование изобретений (других объектов).

2. Воздержаться от использования и передачи третьим лицам прав, переданных по лицензионному договору лицензиату.

3. Передать лицензиату всю необходимую техническую документацию.

4. Устранить в кратчайшие сроки замечания лицензиата по переданной технической документации.

5. Изготовить в случае необходимости техническую документацию применительно к техническим нормам и стандартам, принятым в соответствующей отрасли промышленности страны лицензиата.

6. Оказать лицензиату техническую помощь в производстве продукции по лицензии и при необходимости поставить ему образцы продукции и материалов.

7. Проинформировать лицензиата обо всех произведенных усовершенствованиях и улучшениях, касающихся изобретений (других объектов) и предложить их в первую очередь лицензиату.

8. Гарантировать, что на момент вступления в силу договора лицензиару ничего неизвестно о правах третьих лиц, которые могли быть нарушены предоставлением лицензии.

9. Гарантировать техническую осуществимость продукции по лицензии и достижение технических показателей, предусмотренных договором.

10. Гарантировать комплектность, правильность и качественное изготовление технической документации и других материалов, передаваемых лицензиату.

11. Командировать по просьбе лицензиата специалистов на предприятия лицензиата для обучения персонала методам и приемам работы, относящимся к производству продукции по лицензии.

12. Поставить по просьбе лицензиата образцы продукции и материалов, необходимые для производства продукции по лицензии.

13. Гарантировать сохранение конфиденциальности документации, информации, знаний и опыта, переданных лицензиату по договору.

14. Принять меры к защите прав, переданных по договору лицензиату в случае неправомерного использования изобретений (других объектов) на территории действия лицензии.

1. Требовать уплаты вознаграждения, предусмотренного договором.

2. Разрешать по просьбе лицензиата продажу сублицензий.

3. Проверять, в том числе с привлечением аудиторов, предоставленные лицензиатом бухгалтерские данные о произведенной, проданной, использованной продукции по лицензии.

4. Требовать качественного изготовления продукции по лицензии.

5. Требовать сохранения конфиденциальности информации, документации, знаний и опыта, переданных по договору лицензиату.

6. Требовать выполнения лицензиатом других обязанностей по договору.

1. Уплатить вознаграждение лицензиару в соответствии с условиями договора.

2. Гарантировать качественное изготовление продукции по лицензии в соответствии с технической документацией, полученной от лицензиара.

3. Рекламировать продукцию по лицензии в целях ее оптимальной продажи.

4. Нести ответственность перед лицензиаром по сублицензионным договорам.

5. Воздерживаться от производства продукции по лицензии, от продажи и использования такой продукции, а также от предоставления соответствующих сублицензий за пределами территории действия лицензии, полученной по договору, не получив на это письменного согласия лицензиара.

6. Обеспечить за свой счет все расходы, касающиеся командирования специалистов лицензиара для оказания помощи, связанной с производством продукции по лицензии.

7. Предоставить по просьбе лицензиара сводные бухгалтерские данные по производству, продаже, использованию продукции по лицензии, сведения о продажных ценах и наименованиях покупателей.

8. Обеспечить лицензиару возможность проверки представленных бухгалтерских данных.

9. Информировать лицензиара обо всех произведенных усовершенствованиях и улучшениях, касающихся изобретений, полученных по договору, предлагать их в первую очередь лицензиару.

10. Гарантировать сохранность конфиденциальности информации, документации, знаний и опыта, полученных от лицензиара.

11. Признавать в течение всего срока действия договора действительность прав лицензиара, вытекающих из свидетельств и патентов.

12. Не оспаривать и не содействовать другим лицам в оспаривании действительности авторских прав и патентов.

13. Известить лицензиара о претензиях третьих лиц по поводу использования лицензии, принять меры к судебной защите законных прав лицензиара.

14. Уведомить лицензиара о противоправном использовании изобретений, защищенных свидетельствами и патентами, принять меры к защите прав лицензиара.

15. Принять необходимые меры (самостоятельно или совместно с лицензиаром) к прекращению противоправных действий третьих лиц в случае использования ими предмета договора на оговоренной в нем территории.

16. Возвратить техническую документацию лицензиару в случае досрочного прекращения договора вследствие нарушения его лицензиатом.

1. Требовать предоставления лицензий, предусмотренных договором.

2. Требовать предоставления технической документации, предусмотренной договором, и устранения выявленных в ней недостатков.

3. Требовать командирования специалистов лицензиара, оказания технической помощи, предоставления необходимых образцов продукции и материалов для организации производства по лицензии.

4. Производить продукцию по лицензии (использовать другие объекты, полученные по договору, в соответствии с его условиями).

5. Требовать обеспечения лицензиаром сохранности конфиденциальности информации, переданной по договору.

6. Требовать выполнения лицензиаром других обязанностей по договору.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения лицензионного договора его стороны несут гражданско-правовую ответственность в соответствии с общими нормами Гражданского кодекса об ответственности. Действующее законодательство, как и в случае с авторским договором, дозволяет сторонам уточнять основания, формы и объем ответственности.